Отчуждение прав на товарный знак и свобода договора Текст научной статьи по специальности «Право»
Автор исследует проблемы соотношения специальных норм гражданского права об отчуждении прав на товарный знак с общим принципом свободы договора , выявляет их противоречия, а также обращает внимание на конкуренцию полномочий Роспатента и антимонопольных органов в части решения вопроса о добросовестности сторон договора.
Похожие темы научных работ по праву , автор научной работы — Васильева Т.В.
Договорная модель отчуждения исключительного права как вид распоряжения исключительным правом на товарный знак
Сравнительно-правовой анализ законодательства России и Казахстана по договору коммерческой концессии и комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинг)
TRANSFER OF OWNERSHIP OF THE TRADE MARK AND FREEDOM OF CONTRACT
The author examines the problems of the correlation between special provisions of civil law about transfer of the trade mark and the general principle of freedom of contract , reveals their contradictions, and also draws attention to the competing powers of Rospatent and competition authorities regarding the question of good faith of the parties to the agreement.
Текст научной работы на тему «Отчуждение прав на товарный знак и свобода договора»
УНИВЕРСИТЕТА Отчуждение прав на товарный знак
имени O.E. Кугафина(МГЮА) и свобода договора
ОТЧУЖДЕНИЕ ПРАВ НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК И СВОБОДА ДОГОВОРА
Аннотация. Автор исследует проблемы соотношения специальных норм гражданского права об отчуждении прав на товарный знак с общим принципом свободы договора, выявляет их противоречия, а также обращает внимание на конкуренцию полномочий Роспатента и антимонопольных органов в части решения вопроса о добросовестности сторон договора.
Ключевые слова: товарный знак, отчуждение прав на товарный знак, свобода договора, введение в заблуждение.
Judge of the Intellectual Property Court 127254, Russia, Moscow, Ogorodny proezd, 5, bld. 2
TRANSFER OF OWNERSHIP OF THE TRADE MARK AND FREEDOM OF CONTRACT
Review. The author examines the problems of the correlation between special provisions of civil law about transfer of the trade mark and the general principle of freedom of contract, reveals their contradictions, and also draws attention to the competing powers of Rospatent and competition authorities regarding the question of good faith of the parties to the agreement. Keywords: trade mark, transfer of the trade mark, freedom of contract, misleading.
по интеллектуальным правам
127254, Россия, г. Москва, Огородный проезд, д. 5, стр. 2
Общие положения части IV ГК РФ, в частности п. 1 ст. 1229, закрепляют, что правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233 ГК РФ), если данным Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Таким образом, законодательно установлены правомочия правообладателя относительно судьбы принадлежащих ему интеллектуальных прав на тот или иной объект, в частности на товарный знак.
В экономическом обороте такое распоряжение происходит в форме заключения различного вида договоров.
Статья 1233 ГК РФ предусматривает, что к договорам о распоряжении исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство
индивидуализации, в том числе к договорам об отчуждении исключительного © Т. В. Васильева, 2017
1И О.Е. Кугафина (МПОА)
права и к лицензионным (сублицензионным) договорам, применяются общие положения об обязательствах (ст. 307—419 ГК РФ) и о договоре (ст. 420—453 ГК РФ), поскольку иное не установлено правилами раздела VII ГК РФ и не вытекает из содержания или характера исключительного права.
Применительно к распоряжению исключительным правом на товарный знак п. 2 ст. 1488 ГК РФ устанавливает императивную норму, запрещающую отчуждение этого права по договору в случае, когда оно может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.
Причем поскольку из закона не следует иного, исключение из этого императива не допускается и тогда, когда речь идет об отчуждении исключительного права на товарный знак, включающий в качестве неохраняемого элемента наименование места происхождения товара, которому на территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана (п. 7 ст. 1483 ГК РФ), при наличии у приобретателя исключительного права на такое наименование.
Второй интересный аспект диспозиции нормы п. 2 ст. 1488 ГК РФ состоит в том, что она допускает отчуждение исключительного права на товарный знак не только по договору. Иными словами, исходя из буквального толкования данной нормы бездоговорный переход прав на товарный знак, в результате которого имеется риск введения потребителей в заблуждение, возможен.
Правомерность нормы п. 2 ст. 1488 ГК РФ, «унаследованной» от ст. 25 Закона РФ от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее — Закон о товарных знаках), в научной литературе в целом никогда не ставилась под сомнение, хотя некоторые авторы и обращали внимание на определенные «нестыковки». Так, Э.П. Гаврилов отмечал, что хотя ч. 2 ст. 25 Закона о товарных знаках указывает на то, что уступка товарного знака не допускается, если она может явиться причиной введения в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя, следует учитывать наличие в законодательстве другой нормы материального права, которая устанавливает исключение из процитированной нормы. Это исключение содержится в абз. 4 п. 1 ст. 7 Закона о товарных знаках: регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, имеющим приоритет и принадлежащим другому лицу, допускается лишь с согласия этого другого лица — правообладателя1.
В настоящее время норма абз. 4 п. 1 ст. 7 Закона о товарных знаках трансформировалась в нормы пп.1—2 и абз. 6 п. 6 ст. 1483 ГК РФ, где включена оговорка «при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя». Таким образом, кажется, что круг замкнулся и императив п. 2 ст. 1488 в совокупности с абз. 6 п.6 ст. 1483 ГК РФ не оставляет злоумышленникам никаких лазеек.
Но так ли безупречно это решение?
Представляется, что действующая редакция п. 2 ст. 1488 ГК РФ находится в некотором конфликте с принципом свободы договора, а также создает неоправдан-
1 Гаврилов Э. П. Из практики Президиума ВАС РФ по вопросам охраны товарных знаков // Хозяйство и право. 2007. № 4.
УНИВЕРСИТЕТА Отчуждение прав на товарный знак С/
имени O.E. Кутафина(МГЮА) и свобода договора
ную конкуренцию между полномочиями Роспатента и антимонопольных органов. Мы помним, что в силу ст. 421 ГК РФ:
— граждане и юридические лица свободны в заключении договора;
— стороны могут заключить договор как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами;
— стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный договор);
— условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (ст. 422 ГК РФ);
— в случаях, когда условие договора предусмотрено нормой, которая применяется постольку, поскольку соглашением сторон не установлено иное (диспози-тивная норма), стороны могут своим соглашением исключить ее применение либо установить условие, отличное от предусмотренного в ней;
— если условие договора не определено сторонами или диспозитивной нормой, соответствующие условия определяются обычаями, применимыми к отношениям сторон.
Вместе с тем в силу ст. 422 ГК РФ договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его заключения.
Следует отметить, что императивная норма п. 2 ст. 1488 ГК РФ не дает конкретных указаний относительно содержания соответствующих условий договора, что в силу ст. 422 ГК РФ на законных основаниях лимитировало бы здесь принцип свободы договора. Также обращает на себя внимание то, что императивность либо пределы диспозитивности в данном случае не вытекают и из существа правоотношений, возникающих в связи с отчуждением прав на товарный знак.
Вместе с тем императивность нормы права, как следует из разъяснений, содержащихся в п. 3 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 14 марта 2014 г. № 16 «О свободе договора и ее пределах», должна вытекать из существа законодательного регулирования данного вида договора. В этом же постановлении содержатся и критерии отнесения нормы к императивным либо пределы ее диспозитивности: 1) существо законодательного регулирования данного вида договора, 2) необходимость защиты соответствующих особо значимых охраняемых законом интересов или 3) недопущение грубого нарушения баланса интересов сторон.
Как отмечали М.И. Брагинский и В.В. Витрянский, «при оценке сущности императивных норм следует исходить из того, что они представляют собой особую форму, которую принимает публичное начало в гражданском праве»2.
В каких же случаях публичное начало вправе влиять на свободное изъявление воли участников гражданского оборота? Ответ на этот вопрос можно найти в п. 2 □
ст. 1 ГК РФ: гражданские права могут быть ограничены на основании федерального закона и только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ
2 Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. М. : Статут, 2003. Кн. 1 : Общие положения. С. 91.
1И О.Е. Кугафина (МПОА)
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.
В доктрине справедливо обращается внимание на то, что ограничение свободы волеизъявления со стороны законодателя имеет определенные цели: для защиты слабейшей стороны договора, интересов третьих лиц (прежде всего реальных или потенциальных кредиторов), а также для охраны действующего в стране правопорядка и иных имеющих особую общественную значимость ценностей. При этом стороны договора должны либо заключить договор, либо следовать определенной модели, установленной для конкретных условий договора или всего договора в целом, либо, напротив, воздержаться от включения в договор каких-то конкретных условий, либо имеются определенные требования к субъектному составу договора, целям его заключения или к видам деятельности (например, подлежащим лицензированию). Последние упомянутые ограничения означают, что отдельными видами деятельности могут заниматься те, кто имеет специальное разрешение — лицензию. А значит, только они могут заключать определенные договоры3.
Как мы видим, из всех вышеперечисленных целей ограничения автономии воли сторон к случаю отчуждения прав на товарный знак по договору применительно к вопросу введения потребителей в заблуждение может иметь отношение задача охраны здоровья, прав и законных интересов других лиц как ценностей, имеющих общественную значимость. В первую очередь речь идет о защите прав потребителей.
Но каким образом отчуждение прав на товарный знак по договору полностью или в части само по себе может нарушить права и законные интересы других лиц или посягать на здоровье граждан? Кроме того, права на товарные знаки являются объектами гражданских прав, свобода обращения которых тесно связана со свободным перемещением товаров, услуг и финансовых средств, поддержкой конкуренции, свободой экономической деятельности, гарантированными ст. 8 Конституции РФ, ст. 9 и 129 ГК РФ. И конечно, следует помнить, что в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 10 ГК РФ не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.
Гарантии свободы договоров наиболее полно раскрываются в антимонопольном законодательстве. В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее — Закон о защите конкуренции) целями данного Закона являются обеспечение единства экономического пространства, свободного перемещения товаров, свободы экономической деятельности в Российской Федерации, защита конкуренции и создание условий для эффективного функционирования товарных рынков. В этом же Законе раскрываются понятия недобросовестной конкуренции и монополистической деятельности, регламентируются конкретные принудительные меры, которые принимает антимонопольный орган при выявлении случаев нарушения норм антимонопольного законодательства. Следует также отметить, что ст. 14.2, 14.4, 14.5 Закона о конкуренции содержат нормы, запрещающие недобросовестную конкуренцию:
3 Брагинский М. И., Витрянский В. В. Указ. соч. С. 92.
УНИВЕРСИТЕТА Отчуждение прав на товарный знак
имени O.E. Кутафина(МГЮА) и свобода договора
— путем введения в заблуждение;
— связанную с приобретением и использованием исключительного права на
средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации
товаров, работ или услуг;
— связанную с использованием результатов интеллектуальной деятельности;
— связанную с созданием смешения.
Примечательно, что позиция о недопустимости уступки прав на товарный
знак в случае, когда такая уступка может ввести потребителя в заблуждение, исследовалась Всемирной организацией по интеллектуальной собственности. При этом в п. 9.221 Введения в интеллектуальную собственность4 говорится о том, что если уступка прав на самом деле вводит в заблуждение, она автоматически не имеет юридической силы и поэтому не может быть зарегистрирована достаточным с правовой точки зрения образом. Однако чиновник-регистратор не должен отказывать в регистрации уступок, если, по его мнению, имеет место лишь опасность смешения у потребителя. Очевидно, что такие случаи зависят от фактических обстоятельств, которые выходят за пределы того, что чиновник знает из досье. Это, например, информация о том, как новый владелец будет использовать знак, будут ли потребители на самом деле введены в заблуждение, и т.д. Сказанное свидетельствует о том, что введение потребителей в заблуждение несвойственно уступке.
В пунктах 9.216 и 9.220 Введения в интеллектуальную собственность отмечалось, что разделом 21 Типового закона предусмотрено: 1) допущение уступки регистраций или заявок на регистрацию товарных знаков независимо от передачи всего или части предприятия, использующего этот товарный знак, и 2) такая уступка недействительна, если ее цель и действие способны ввести в заблуждение общественность. При этом было установлено, что законодательство в области охраны товарных знаков в основном предусматривает, что регистрирующее учреждение отказывает в регистрации переуступки прав, которая, по его мнению, способна ввести потребителей в заблуждение.
Вместе с тем за последние 20 лет в связи с образованием межгосударственных союзов (Евросоюза, Таможенного союза стран СНГ и т.д.) и глобализацией мировой экономики в целом особое значение приобретает усиление роли антимонопольного законодательства как на национальном, так и на международном уровне. Именно к сфере влияния антимонопольных органов отнесены вопросы контроля за добросовестностью сторон при осуществлении экономической деятельности, что мы и видели на примере российского Закона о конкуренции, который имплементирует общемировые тенденции. Поэтому возложение бремени исследования вопроса о введении общественности в заблуждение в связи с отчуждением права на товарный знак на национальные органы по интеллектуальной собственности несколько устарело.
При достаточно обширных полномочиях Роспатента в действующем зако- □
нодательстве отсутствуют нормы о том, что этот орган вправе заниматься пресечением недобросовестной конкуренции и монополистической деятельности.
4 Introduction to Intellectual Property. WIPO Publication № 478(R). WIPO, 1998. P. 219—220. □
1И O.E. Кугафина (МПОА)
Напротив, как это четко следует из Закона о конкуренции, действия по введению потребителя в заблуждение являются недобросовестной конкуренцией, которыми занимаются антимонопольные органы.
Интересно, что, например, в главе IV «Передача и утрата права на товарный знак» книги VII французского Кодекса интеллектуальной собственности не содержится никаких запретов на уступку прав на товарный знак, за исключением недопустимости территориальных ограничений. Но вместе с этим действуют нормы конкурентного права ЕС, которые содержатся как в Договоре о функционировании ЕС (ст. 101—102), так и в предписаниях и директивах Комиссии ЕС. Имеют значение также решения, принимаемые Европейской комиссией, Судом Европейского Союза (ранее — Суд Европейских Сообществ) и национальными судами и административными органами стран ЕС. Так, Директива № 84/450/ЕЭС о сравнительной и вводящей в заблуждение рекламе в ст. 7 и п. 2 ст. 2 устанавливает, что не допускается реклама, которая может обмануть ожидания адресата рекламы, ввести его в заблуждение, а также повлиять на коммерческую деятельность адресатов рекламы. В пункте 2 ст. 101 Договора о функционировании ЕС закреплено, что соглашения или решения, запрещенные в соответствии с настоящей статьей, ничтожны.
Таким образом, представляется, что в интересах защиты прав потребителей как ценности, имеющей общественную значимость, следует сместить законодательный акцент с недопущения заключения договора об отчуждении прав на товарный знак как такового на недопущение таких действий сторон этого договора, которые являются недобросовестной конкуренцией с точки зрения Закона о защите конкуренции.
1. Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. — М. : Статут, 2003. — Кн. 1 : Общие положения. — 848 с.
2. Гаврилов Э. П. Из практики Президиума ВАС РФ по вопросам охраны товарных знаков // Хозяйство и право. — 2007. — № 4.
3. Introduction to Intellectual Property. WIPO Publication № 478(R). — WIPO, 1998. — 478 p. — ISBN 92-805-0752-4.
Введение потребителей в заблуждение как критерий оценки охраноспособности товарного знака Текст научной статьи по специальности «Право»
ТОВАРНЫЙ ЗНАК / ВВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ / ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ / ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОВАРНОГО ЗНАКА / TRADEMARK / MISLEADING OF CONSUMERS / FEDERAL SERVICE OF INTELLECTUAL PROPERTY / USE OF A TRADEMARK
Аннотация научной статьи по праву, автор научной работы — Бутенко Светлана Викторовна
Одним из самых популярных оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака является его способность вводить потребителя в заблуждение. В статье анализируется практика применения данного критерия охраноспособности патентным ведомством. Автор на основании примеров из практики говорит о двух типах введения потребителей в заблуждение , пресечение одного из которых не входит в компетенцию Роспатента. Неверное правоприменение зачастую приводит к ущемлению интересов хозяйствующих субъектов и, как следствие, к замедлению введения товаров в гражданский оборот.
Похожие темы научных работ по праву , автор научной работы — Бутенко Светлана Викторовна
Регистрация товарного знака, включающего религиозную семантику или символику, на имя коммерческой организации
Misleading of consumers as a criterion of protectability of the trademark
One of the most popular reasons for refusal in the state registration of a trademark is its ability to mislead consumers. The article analyzes practice of applying of this criteria by Russian Patent Office. Author on the basis of case studies shows the two types of misleading consumers, the suppression of one of which is outside the competence of Rospatent. Wrong enforcement often leads to infringement of interests of economic entities and, consequently, slow down the introduction of goods into circulation.
Текст научной работы на тему «Введение потребителей в заблуждение как критерий оценки охраноспособности товарного знака»
2013 Экономика №1(21)
ВВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ КАК КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ ОХРАНОСПОСОБНОСТИ ТОВАРНОГО ЗНАКА
Одним из самых популярных оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака является его способность вводить потребителя в заблуждение. В статье анализируется практика применения данного критерия охраноспособности патентным ведомством. Автор на основании примеров из практики говорит о двух типах введения потребителей в заблуждение, пресечение одного из которых не входит в компетенцию Роспатента. Неверное правоприменение зачастую приводит к ущемлению интересов хозяйствующих субъектов и, как следствие, к замедлению введения товаров в гражданский оборот.
Ключевые слова: товарный знак, введение потребителя в заблуждение, Федеральная служба по интеллектуальной собственности, использование товарного знака.
Правовая категория «введение в заблуждение» чаще всего применяется в цивилистике для обозначения сделки с пороками воли, заключенной под влиянием ошибочных представлений о существенных условиях или обстоятельствах совершения сделки. В сфере правовой охраны средств индивидуализации товаров и услуг, где принципиальное значение имеют различительная способность знаков и их свойство идентифицировать маркируемый продукт, опасность введения потребителя в заблуждение стоит довольно остро. Именно поэтому пп. 1 п. 3 ст. 1483 Гражданского кодекса РФ [1] налагает запрет на государственную регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, способные ввести в заблуждение потребителя в отношении товара или его изготовителя. Представляется, что это правило применимо также:
а) при предоставлении правовой охраны обозначениям по так называемым «международным» заявкам, поступающим во Всемирную организацию интеллектуальной собственности с указанием России (такая процедура предусмотрена положениями ст. 1 Мадридского соглашения о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 г. и ст. 2 Протокола к нему);
б) при оспаривании уже зарегистрированных товарных знаков иных лиц в порядке ст. 1513 ГК РФ.
В ранее действовавшем Законе о товарных знаках и знаках обслуживания [2] запрет на регистрацию знаков, способных ввести в заблуждение, относился к так называемым «абсолютным» основаниям для отказа, которые были направлены на защиту публичного интереса и не затрагивали прав третьих лиц, в отличие от «относительных» («иных», по терминологии законодательства) мотивов, — как правило, преодолимых посредством гражданско-
правовых инструментов (например, выдачи письма-согласия на регистрацию сходного обозначения владельцем объекта старшего права). В настоящее время законодатель отказался от этой легальной классификации, что, на наш взгляд, внесло неопределенность в толкование пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ [1].
Поскольку Кодекс не раскрывает существо данного основания для отказа, необходимо обратиться к Правилам составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания от 5 марта 2003 г. № 32 (далее — Правила) [3], которые действуют в части, не противоречащей ГК РФ в соответствии со ст. 4 Федерального закона от 18 декабря 2006 г. № 231 ФЗ [4]. Согласно п. 2.5.1 Правил [3] к обозначениям, способным ввести в заблуждение потребителя, «относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности». При этом необходимо отметить, что знаки, способные ввести в заблуждение, следует отличать от ложных обозначений, противоречие которых фактам для экспертизы более очевидно.
Как правило, на дату приоритета знака заявленное обозначение еще не вводится в гражданский оборот, поскольку хозяйствующие субъекты стараются максимально обезопасить себя до момента получения исключительного права. Как справедливо отмечает Э.П. Гаврилов в постатейном Комментарии к части четвертой Гражданского кодекса, «само введение в заблуждение относительно товара или его изготовителя происходит при использовании товарного знака. Любые попытки до этого момента определить возможность введения потребителя в заблуждение — умозрительны, а потому не являются точными» [5. С. 832]. Сотрудник Роспатента, проводящий экспертизу заявленного обозначения, в большинстве случаев делает вывод о способности знака вводить в заблуждение на основании непроверенных данных из сети Интернет, а также собственных предположений и домыслов. При этом бремя доказывания охраноспособности заявленного обозначения де-факто возлагается на заявителя, контрдоводы которого не обязательно учитываются при принятии окончательного решения по заявке (в силу п. 3 ст. 1499 ГК РФ). По существу, заявитель вынужден обосновать перед ведомством собственную добросовестность и отсутствие намерения ввести рядового потребителя в заблуждение, что едва ли сообразуется с базовым принципом ст. 10 ГК РФ -презумпцией добросовестности субъекта гражданского права [1].
Пример из практики. На регистрацию в отношении кондитерских изделий было заявлено обозначение «NINA FARINA НИНА ФАРИНА». Эксперт ведомства в уведомлении о несоответствии знака требованиям закона указал, что обозначение представляет собой имя и фамилию иностранного происхождения и способно породить в сознании потребителя представление об иностранном изготовителе товаров, что не соответствует действительности. В данной связи знак не может быть зарегистрирован для всех заявленных товаров на основании п. 3 (1) ст. 1483 ГК РФ) [1]. При этом ведомство не сочло необходимым сослаться на какие-либо источники сведений, что вызвало дополнительные затруднения при составлении мотивированного ответа на уведомление экспертизы. Указанное основание для отказа было преодолено только после того, как заявитель доказал реальное существование нескольких
россиянок по имени Нина Фарина и сослался на правоприменительную практику, которая изобилует примерами регистрации иностранных имен в качестве товарных знаков для печенья и конфет российских производителей.
Помимо умозрительности вывода о способности знака вводить в заблуждение на стадии проведения экспертизы, существует и иная трудность, тесно связанная с публично-правовой сущностью анализируемого основания, а именно проблема правомерности анализа патентным ведомством практики использования иными лицами заявленного на регистрацию обозначения.
Пример из практики. Томская компания подала на регистрацию обозначение «Шемрок» для пива и безалкогольных напитков. Экспертиза сочла указанный знак способным ввести потребителя в заблуждение в отношении изготовителя товара на основании сведений с ряда зарубежных интернет-сайтов. Ведомство указало, что заявленное обозначение представляет собой транслитерацию английского слова shamrock (трилистник) и воспроизводит обозначение, используемое на территории Штатов американской компанией «Shamrock Brewing Company» для маркировки пива и прочих напитков. Позиция Роспатента в данном случае представляется не совсем правомерной, поскольку:
а) в материалах дела заявки отсутствуют доказательства, подтверждающие введение американской компанией однородных товаров под маркой «Shamrock» на территории России и известность такой продукции рядовому потребителю;
б) подход экспертизы нарушает принцип территориальной правовой охраны товарных знаков, де-факто экстраполируя права и законные интересы американской компании на территорию РФ, где у пивоварни нет исключительных прав;
в) ведомство, по существу, требует от заявленного обозначения абсолютной мировой новизны, что не сообразуется с критериями охраноспособности товарных знаков и противоречит правовой природе данного средства индивидуализации (в отличие от объектов патентного права, в качестве которых могут охраняться исключительно новые технические решения).
С одной стороны, в соответствии с нормой п. 1 раздела «С» ст. 6-quin-quies Парижской конвенции по охране промышленной собственности [6], имеющей приоритет перед национальным законодательством, чтобы определить, может ли знак быть предметом охраны, необходимо учитывать все фактические обстоятельства. При этом важно отметить, что Федеральная служба по интеллектуальной собственности уполномочена осуществлять государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, но не наделена функцией пресечения правонарушений в иных сферах деятельности (п. 6.3. Положения о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утв. Постановлением Правительства № 218 от 21 марта 2012 г.) [7]. Защита прав потребителей на территории РФ находится в компетенции иных органов (Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, судов, прокуратуры и т.д.).
Проблема необходимости анализа Роспатентом «истории» знака встанет особенно остро в связи с грядущим введением института оппозиции третьих лиц, когда любое заинтересованное лицо будет вправе представить на рас-
смотрение экспертизы свои возражения по существу заявленного обозначения, в том числе со ссылкой на его способность вводить в заблуждение. В такой ситуации эксперт вынужден будет стать арбитром между заявителем и третьим лицом и в некотором смысле разрешить спор о праве, что, очевидно, выходит за рамки его компетенции.
Представляется, что решение описываемой задачи лежит не столько в сфере разграничения полномочий между федеральными органами исполнительной власти, сколько в верном понимании правовой природы такого свойства знака, как способность вводить в заблуждение. Как отмечалось ранее в статье «Введение потребителя в заблуждение и правовая охрана товарных знаков», «корректно говорить о двух типах введения потребителя в заблуждение:
— введение потребителя в заблуждение в силу существа обозначения, которое может стать очевидным на этапе экспертизы знака. Известный пример — изображение головы поросенка для соевых сосисок;
— введение потребителя в заблуждение, вытекающее из использования знака» [8. С. 23].
В первом случае анализируемое свойство имманентно присуще знаку, его можно обнаружить на стадии экспертизы заявленного обозначения и отказать в регистрации по основанию пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ. Вторая ситуация более сложная и относится к тем примерам, когда изначально «чистое» обозначение приобретает способность вводить потребителя в заблуждение, как правило, в результате параллельного использования заявленного обозначения другими лицами, также без регистрации знака (в случае существования сходного товарного знака экспертиза обязана отказывать в регистрации заявленного обозначения по специальному основанию п. 6 ст. 1483 ГК РФ) [1]. Вполне очевидно, что вывод о способности знака вызывать несоответствующие действительности ассоциации во втором случае требует объективного анализа обстоятельств его использования, а порой и конкурентной среды, степени известности марки среди потребителей заявленных товаров или услуг. Для выполнения данной задачи у Роспатента нет соответствующего правового инструментария, как-то: направление обязательных для ответа запросов, запрашивание у хозяйствующих субъектов и государственных органов сведений о территории распространения товаров и достигнутых объемах производства, наложение санкций и т. д.
Резюмируя вышеизложенное, можно прийти к выводу, что способность товарного знака вводить потребителя в заблуждение является «абсолютным» основанием для отказа в его регистрации. Для констатации его наличия патентному ведомству достаточно проанализировать заявленное обозначение, перечень товаров и услуг, для которых испрашивается правовая охрана, а также сведения о заявителе (местонахождение, способ осуществления предпринимательской деятельности и т.д.).
Если вывод о способности знака вводить в заблуждение может быть сделан только на основании анализа обстоятельств его использования, эксперт Роспатента не вправе отказывать в регистрации обозначения со ссылкой на пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ [1]. Представляется, что защита прав потребителей в этом случае может быть осуществлена:
1) Органами Роспотребнадзора.
В соответствии с нормами пп. 2 п. 2 ст. 40 Закона РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1 [9] Федеральная служба в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека обязана осуществлять «предупреждение действий, вводящих потребителей в заблуждение». Очевидно, что под такие действия подпадает и получение исключительного права на обозначение, способное ввести в заблуждение в отношении товара или его изготовителя. При этом в силу отдельных положений ст. 40 упомянутого закона Роспотребнадзор вправе не только проводить соответствующие систематические наблюдения и контроль, но и применять меры пресечения, выдавать предписания о прекращении нарушения прав потребителей, рассматривать дела об административных правонарушениях, обращаться в суд с заявлениями в защиту прав потребителей и т.д.
Также необходимо отметить, что ст. 44 и 45 Закона «О защите прав потребителей» в качестве отдельных субъектов, уполномоченных осуществлять защиту прав и законных интересов потребителей, выделяют органы местного самоуправления и общественные объединения потребителей (их ассоциации, союзы) [9].
2) Органами Федеральной антимонопольной службы.
Если Роспотребнадзор стоит на защите публичных интересов государства и общества, то территориальные подразделения Федеральной антимонопольной службы в соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 14 ФЗ «О защите конкуренции» [10] призваны пресекать недобросовестную конкуренцию, в том числе введение в заблуждение в отношении характера, способа и места производства, потребительских свойств, качества и количества товара или в отношении его производителей.
В компетенцию ФАС, помимо этого, входит рассмотрение дел по признанию приобретения исключительного права на товарный знак актом недобросовестной конкуренции (п. 2 ст. 14 упомянутого федерального закона) [10]. Так, на практике встречаются случаи, когда недобросовестный конкурент получает права на известное обозначение, впервые введенное в гражданский оборот и «раскрученное» иным хозяйствующим субъектом, оставшимся «не у дел». Подобные товарные знаки, безупречные с точки зрения положений ст. 1483 ГК РФ, признаются недействительными на основании последовательно принимаемых решений Антимонопольной службы и Роспатента (пп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ, абз. 2 п. 3 ст. 1513 ГК РФ) [1]. Вполне очевидно, что аннулирование таких регистраций преследует цель минимизации введения потребителей в заблуждение посредством использования «чужого» знака.
Для иллюстрации возможных вариантов решения поставленной проблемы воспользуемся практическим примером Е.А. Ариевича: «Предположим, что товарный знак «К^ак» не зарегистрирован сегодня в России и не признан согласно недавно введенной процедуре общеизвестным, поскольку такое признание осуществляется только по инициативе владельца знака. Значит ли это, что любое третье лицо сможет заявить его на регистрацию в качестве своего товарного знака и такую регистрацию получить? Конечно, нет. И не потому, что у компании «Истман-Кодак» есть права на этот знак, а потому, что российский потребитель, знающий товарный знак, почти наверняка будет
введен в заблуждение как в отношении товара, так и его изготовителя, посчитав, что товар изготовлен всемирно известной компанией» [11. С. 22-23]. Признавая в этом примере отсутствие у «Истман-Кодак» исключительных прав, автор статьи тем не менее считает необходимым защитить право потребителя на достоверную информацию о товаре (что справедливо и нами не оспаривается), а также интерес иностранной компании, лежащий, на самом деле, в плоскости права на добросовестную конкуренцию. Если исходить из того, что знак «К^ак» действительно широко известен среди россиян (а это утверждение не может быть априорным), то известен он именно потому, что иностранная компания активно продвигает свой товар на территории нашей страны. В такой ситуации конкуренция между подателем заявки и «Истман-Кодак» очевидна, а пострадавшая сторона, на свой риск не зарегистрировавшая знак в России, вправе оспорить недобросовестную регистрацию в органах Федеральной антимонопольной службы. Эксперт Роспатента, в свою очередь, едва ли должен отказывать заявленному обозначению в регистрации на основании пп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ, так как само по себе слово «Kodak» не способно ввести в заблуждение, поскольку ни косвенно, ни напрямую не указывает на товар или его изготовителя. Представляется, что патентное ведомство в такой ситуации вправе предупредить российского заявителя об опасности введения в заблуждение, а также уведомить Роспотребнадзор о гипотетической (!) способности регистрируемого знака вызывать у потребителей ассоциации, не соответствующие действительности. Возможно, для целей установления факта введения потребителей в заблуждение делопроизводство по заявке в Роспатенте в такого рода случаях следует приостанавливать до получения решения компетентного органа. На этом функция Роспатента по пресечению регистрации обозначений, свойство которых вводить в заблуждение приобретено в результате использования, вероятнее всего, должна быть исчерпана.
Как верно отметили специалисты патентного ведомства, «само понятие «введение в заблуждение» предполагает субъективность восприятия обозначения. Суждение. возможно лишь на основе предшествующего опыта. Способность введения в заблуждение» может быть подтверждена (или опровергнута) только самим рынком, т. е. при реализации товара, обозначенного товарным знаком» [12. С. 23]. При этом необходимо помнить, что законодатель не требует от предпринимателей и юридических лиц обязательной регистрации используемых обозначений, поэтому отказ патентного ведомства в предоставлении правовой охраны знаку, способному ввести потребителя в заблуждение, еще не гарантирует его фактическое неиспользование. Представляется, что деятельность Роспатента по защите потребителей от введения в заблуждение должна носить узкоспециальный характер, не подменяя собой обязанности иных, профильных, органов и ведомств, имеющих возможность бороться как с регистрацией противоречащих общественным интересам обозначений, так и с их использованием.
Введение потребителей в заблуждение как критерий оценки охраноспособности —————————————————————————— 61
1. Гражданский кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] // Консультант-Плюс: справ. правовая система. Версия Проф, сетевая. Электрон. дан. М., 2000. Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та.
2. О товарных знаках и знаках обслуживания [Электронный ресурс]: федер. закон Рос.
Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 // КонсультантПлюс: справ. правовая систе-
ма. Версия Проф, сетевая. Электрон. дан. М., 2009. Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та.
3. Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания от 5 марта 2003 г. № 32 [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс : справ. правовая система. Версия Проф, сетевая. Электрон. дан. М., 2000. Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та.
4. О введении в действие 1У части Гражданского кодекса Российской Федерации [Электронный ресурс]: федер. закон Рос. Федерации от 18 декабря 2006 г. № 231 I // Консультант Плюс: справ. правовая система. Версия Проф, сетевая. Электрон. дан. М., 2009. Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та.
5. Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный). М.: Экзамен, 2009. 973 с.
6. Парижская конвенция по охране промышленной собственности [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: справ. правовая система. Версия Проф, сетевая. Электрон. дан. М., 2000. Доступ из локальной сети Науч. б- ки Том. гос. ун-та.
7. Положения о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утв. Постановлением Правительства № 218 от 21 марта 2012 г. [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс : справ. правовая система. Версия Проф, сетевая. Электрон. дан. М., 2000. Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та.
8. Бутенко С.В. Введение потребителя в заблуждение и правовая охрана товарных знаков // Патенты и лицензии. 2011. № 7. С. 15-27.
9. О защите прав потребителей [Электронный ресурс]: федер. закон Рос. Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 // КонсультантПлюс: справ. правовая система. Версия Проф, сетевая. Электрон. дан. М., 2000. Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та.
10. О защите конкуренции [Электронный ресурс]: федер. закон Рос. Федерации от
26.07.2006 № 135 // КонсультантПлюс: справ. правовая система. Версия Проф, сетевая. Элек-
трон. дан. М., 2000. Доступ из локальной сети Науч. б-ки Том. гос. ун-та.
11. Ариевич Е.А. Введение в заблуждение: практика и реальность // Патенты и лицензии. 2000. № 9. С. 21-26.
12. Корчагин А.Д., Орлова В.В., Горленко С.А. Комментарий к закону «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» // Интеллектуальная собственность. Документы и комментарии. 2004. № 2-3.
Отказ в регистрации из-за «введения в заблуждение». Что это значит?
Введение в заблуждение – вторая по частоте причина отказов при регистрации товарных знаков. Введение в заблуждение как причина для отказа означает, что, по мнению экспертизы Роспатента, название или изображение, которое вы хотите зарегистрировать в качестве товарного знака, вызовут у покупателя неправильные ассоциации или попросту собьют его с толку. Регистрация таких товарных знаков запрещена: таким образом законодательство защищает потребителя от заведомо ложной информации о продукте и его производителе, а вас как будущего владельца товарного знака — от проблем с судебными тяжбами, которые могут возникнуть, если потребители сочтут себя обманутыми.
Как понять, может ли ваше обозначение «ввести потребителя в заблуждение» и грозит ли ему отказ в регистрации в соответствии с п.3 ст. 1483 Гражданского Кодекса? Чтобы разобраться во всех тонкостях и взглянуть на этот вопрос глазами эксперта Роспатента, пришлось бы изучить раздел о введении в заблуждение подробных Рекомендаций Роспатента по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений (утв. Приказом Роспатента № 39 от 23.03.2001 г.), который занимает более 200 листов, и лет 5-10 поработать, применяя их на практике. К слову, не все случаи так уж очевидны, и иногда даже Роспатент принимает противоречивые решения.
NIVEA vs LIVIA: как оспаривали регистрацию клона косметического бренда
Компании ООО «БРК-Косметикс» удалось зарегистрировать в Роспатенте товарный знак LIVIA, несмотря на то, что графически он напоминал товарный знак NIVEA. Однако немецкая компания Байерсдорф, владеющая правами на NIVEA, с таким решением Роспатента не согласилась и приняла решение об оспаривании регистрации LIVIA. В итоге, Президиум Высшего арбитражного суда РФ признал, что знаки похожи между собой до степени смешения и постановил, что использование товарного знака LIVIA может ввести покупателя в заблуждение. Правовая охрана товарного знака LIVIA была прекращена.
Но оставим в стороне сложные юридические коллизии — есть ошибки, которых следует избегать в 100% случаев, потому что они однозначно приведут к отказу в регистрации вашего товарного знака. Вам следует проявить осторожность и более внимательно проанализировать ваше обозначение, если в нем есть указания на:
- Вид (основное качество) определенного товара.
Законодательство не позволяет регистрировать название определенного товара для идентификации товаров другой категории, если потребитель такой регистрацией может быть введен в заблуждение относительно свойств продукта. Проще — нельзя позволить потребителям клеить на водку этикетки с надписью «вода», поскольку потребители, в таком случае, примут ее за другой товар.
В качестве примера, можно привести отказ в регистрации товарного знака «ТАН» в отношении химических продуктов, фармацевтических товаров, кофе, чая и пр. Как известно, ТАН — это один из видов кисломолочных продуктов. По мнению Роспатента, регистрация такого товарного знака для других пищевых и химических продуктов вводит потребителя в заблуждение по поводу свойств товара. Суды поддержали вывод Роспатента (дело № А40-15367/2007).
- Город, страну, область или регион (место происхождения товара).
Подробно тему использования географических названий в товарных знаках мы уже освещали на этой странице. Приведем еще несколько наглядных примеров, демонстрирующих возможность отказа в регистрации товарного знака по причине введения в заблуждение в отношении места происхождения товара:
Простой пример подобного кейса — отказ в регистрации товарного знака GENEVA на имя американской компании. В данном случае, Роспатент руководствовался тем, что покупатель трансформаторов и распределителей тока под товарным знаком GENEVA может ошибочно предположить, что место производства товаров — швейцарский город Женева (GENEVA). На самом же деле, американская компания-заявитель никакого отношения к Женеве не имеет, а следовательно, покупатель будет обманут (введен в заблуждение).
Следует отметить, что о тказ в регистрации товарного знака по причине «введения потребителя в заблуждение» может относиться как ко всему обозначению в целом, так и к определенной его части.Так, индивидуальному предпринимателю-россиянину было отказано в регистрации товарного знака, содержащего, помимо прочих элементов, выражение на французском языке «LE PLUS NOURRISSANT DES ALIMENTS FRANCAIS» . В переводе это выражение означает «Самый питательный из французских продуктов» и указывает на место происхождения продукта — французский («FRANCAIS «). Выводы Роспатента подтвердили и суды, ведь производителем продукции является российский предприниматель и информация о «французских» корнях товаров не соответствует действительности (дело № А40-1670/09).
Принимая решение об отказе в регистрации по подобным основаниям, эксперт Роспатента также должен ответить на вопрос, воспримет ли покупатель географическое название как место производства товара или поймет, что оно фантазийное. В частности, обозначения «Северный полюс» для мороженого или «Старый Арбат» для вина — примеры фантазийных обозначений с использованием географических указаний. Регистрация таких товарных знаков в Роспатенте вполне может состояться.
Самый неоднозначный аспект. В Рекомендациях Роспатента не расшифровывается, что нужно понимать под введением в заблуждение относительно изготовителя товаров. Поэтому критерии формируются судебными решениями.
В качестве яркого примера из практики, можно привести попытку одной российской компании зарегистрировать на свое имя товарный знак «Центральный детский мир на Лубянке». Частью знака также служило графическое изображение, которое очень напоминало известное здание «Детского мира» на Театральном проезде, 5. Роспатент и суды обоснованно сочли, что такое обозначение вызывает у потребителя однозначные ассоциации с магазином «Детский мир», который представляет собой крупнейшую в России сеть магазинов товаров для детей. Заявитель к этой сети магазинов не имеет никакого отношения, а потому в регистрации товарного знака должно быть отказано.
Однако решения Роспатента суды поддерживают не всегда.
VACHERON CONSTANTIN: швейцарские часы и одежда класса люкс
Товарный знак VACHERON CONSTANTIN для одежды класса люкс был зарегистрирован Роспатентом, несмотря на то, что на момент регистрации соответствующий бренд уже был широко известен и зарегистрирован в отношении швейцарских часов. Компания-правообладатель знака в отношении часов с решением Роспатента не согласилась и обратилась в Палату по патентным спорам с требованием прекратить правовую охрану товарного знака. Палата по патентным спорам правообладателю отказала, сославшись на неоднородность товаров. Однако суды последующих инстанций решение Палаты не поддержали, постановив, что регистрация знака российской компанией может быть актом недобросовестной конкуренции, а также может ввести покупателя в заблуждение относительно товара и его производителя.
Резюмируя, стоит отметить следующее:
- перед подачей заявки в Роспатент, стоит убедиться, что ваша заявка не противоречит базовым правилам, раскрытым в данной статье. Если они нарушены, проблемы с регистрацией возникнут с высокой вероятностью.
- если случай не столь очевиден, и явного нарушения нет, процесс регистрации может завершиться успешно, однако будет обременен рисками отказа, и стоит заранее подумать о том, как вы будете его преодолевать.
ИТОН: как защищали бренд чая и кофе
Первоначально, Роспатент отказал в регистрации товарного знака «ИТОН» для чая и кофе. Причина отказа — покупатель может подумать, что чай и кофе произведены в одноименном поселении Итон под Лондоном (Великобритания). Однако производитель, доказывая возможность регистрации интересующего его товарного знака, предоставил данные о том, что в этом английском местечке не производят ни чай, ни кофе. Дополнительно проведенные опросы общественного мнения показали, что 90% опрошенных даже не знают о существовании такого городка. В итоге, Палата по патентным спорам признала, что товарный знак можно зарегистрировать.
Важно помнить, что иногда решение эксперта Роспатента бывает сложно предсказать. Не все случаи четко прописаны в Рекомендациях, а некоторые из кейсов и просто дискуссионны. Принимая решение о регистрации либо об отказе в регистрации товарного знака, эксперт работает не со свершившимся фактом (на вас уже подали в суд за введение потребителя в заблуждение и недобросовестную рекламу), а с предположением, руководствуясь своим мировоззрением и пониманием психологии покупателя. Поэтому результат экспертизы не всегда может быть объективно спрогнозирован, а переписку с Роспатентом после отказа стоит воспринимать как аргументацию своей позиции, которая вполне может отличаться от мнения экспертов.
